未注册商标的“被动使用“

*未注册商标的“被动使用”目录一、商标的“使用”二、“被动使用”概念的引入三、认定未注册商标的“使用”四、认定”有一定影响”五、认定“以不正当手段”*一、商标的“使用”商标法第31条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第一，被抢注的商标的必须为未注册商标且属于可注册商标；第二，被抢注的商标必须是在先使用的商标，且该使用必须为真实、合法、有效地使用，达到“使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识”；第三，被抢注商标经过使用已经获得一定的知名度；第四，抢注人采取了不正当手段并具有主观恶意。*二、“被动使用”概念的引入（一）“被动使用”概念1、一般消费者或相关公众主动地将某一标志在特定的商品或服务上特定的指向某一生产者或者服务者，从而使相关公众客观上对商标、商标所标示的商品或服务以及商品或服务提供者之间形成唯一联系的认识，从而实际发挥了商标作用的行为。(“索爱”商标案）2、《商标法实施条例》第3条：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。*2003年3月19日，刘建佳向国家工商行政管理总局商标局提出第3492439号“索爱”商标（简称争议商标）的注册申请，并于2004年8月7日经核准注册，核定使用商品为第9类影碟机、扩音器、扬声器音箱、电话机等商品。2005年6月7日，索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司（简称索尼爱立信（中国）公司）对争议商标提出撤销注册申请，其在争议裁定申请书中提出：“索爱”是索尼爱立信（中国）公司在中国拥有的驰名商标，刘建佳恶意注册争议商标将侵害索尼爱立信（中国）公司的合法权益，且违反《商标法》第10条第1款第8项和《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称《反不正当竞争法》）第5条第2项的规定。2007年11月28日，商标评审委员会于作出商评字〔2007〕第11295号《关于第3492439号“索爱”商标争议裁定书》（简称第11295号裁定），裁定索尼爱立信（中国）公司所提复审理由不能成立，争议商标予以维持。**2008年1月23日，索尼爱立信（中国）公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，2008年8月1日，北京市第一中级人民法院作出（2008）一中行初字第196号行政判决，认为“索爱”已被广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信（中国）公司，其实质即等同于他们的使用，争议商标的注册属于《商标法》第31条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，遂判决撤销第11295号裁定，并由商标评审委员会重新就索尼爱立信（中国）公司对争议商标提出的争议申请做出裁定。*一审判决作出后，刘建佳不服该判决向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院于2009年3月12日作出（2008）高行终字第717号行政判决，认为《商标法》第31条所规定的“在先使用”的必须为“应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用”的情形，该案中索尼爱立信（中国）公司并未主动将“索爱”商标用于商业使用，因此争议商标的注册并不属于《商标法》第31条所规定的情形。因此，判决撤销北京市第一中级人民法院作出的（2008）一中行初字第196号行政判决，维持第11295号裁定。*（二）“被动使用”引入的原因理论层面：1、商标的功能主要体现在两点：一是区分商品或者服务的来源，便于消费者进行选择，维护社会正常的经济秩序；二是基于消费者对商标或者服务的信赖利益而产生的商品或者服务所承载的品牌价值，即商誉。2、保护未注册商标的立法本意不但在于保护在先使用人本人的利益，更重要的是保护商标所载有的商誉及其一般公众基于该商誉对特定生产商或服务提供者的信赖利益，以及依据诚实信用原则维护正常的市场交易秩序。*3、被动使用的情形下，相关公众主动在商标、商标所标示的商品以及商品的提供者之间形成了相应的认识，从而使相关的标志起到了商标区分商品或服务来源的基本功能，客观上可以认定为商标在先使用行为；同时，相关公众基于该标志对特定商品或服务提供者提供的特定商品或服务的信赖已客观存在，基于诚实信用的基本原则，法律亦应对该种客观存在提供相应的保护。*实践层面：1、根据我国商标法对于采取不正当手段进行抢注商标的行为，被抢注人只能选择第41条第2款维护自己的合法权益（目前司法实践已经明确排除了被抢注人选择《商标法》第41条第1款为依据，以私权受到侵害为由提起行政诉讼的可能）。2、因此，如果对于《商标法》第31条施以过于苛刻的条件，被抢注人的利益将难以维护，将不符合商标法“保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”的立法本意。*三、认定未注册商标的“使用”1、商标法上的使用应是真诚的、公开的、能够实现商标主要功能、并具有一定规模的使用。2、它包括两方面内容，从主观方面讲，必须具有真诚的使用意图，即必须具有行销于市、从事贸易活动的目的。从客观方面讲，应具有将商标用于商品或其包装、容器、标贴、说明书、价目表或其他类似对象上，进而持有、陈列、散布、出口等行为；或者具有在服务的推销或广告宣传中使用或予以展示的行为。具体来说：（一）必须在中国大陆地区真实的使用众所周知，商标权利具有地域性，即一个国家或地区依照其本国的商标法或本地区的商标条约所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，对他国或该地区以外的国家没有约束力。同样道理《商标法》第31条规定的“已经使用”也应当具有地域性，应当是在我国地域内的使用，而不包括我国境外。即“已经使用”的地域范围应该是与商标权的地域范围相一致，也就是适用《商标法》的地域范围，即中国大陆地区，不包括港、澳、台。（二）必须是“主动使用”这就要求“已经使用”的方式应当是具体的、具有商业意义的。根据《商标法实施条例》第3条的规定，“使用”包括：①直接附着于商品、商品包装或者容器上的使用或者在商业广告、产品说明书等其他商业文件中的间接使用；②注册商标所有人的自行使用或者是商标权人以外的第三人被许可使用、与商标所有人有业务关联的人的使用；③商品或服务经销商中的使用或者是产品销售前的使用，如广告宣传。以上的使用行为都属于企业商业性地“主动使用”未注册商标的情况，也就是“已经使用”的方式不包括商标“被动使用”，即不包括媒体宣传报道或是相关公众的使用。*（三）必须是合法使用“已经使用”中的“使用”，必须是一种合法的使用，如果采用法律所禁止的方式使用该商标，则不能产生援引“在先使用并有一定影响”对抗他人注册商标的法律后果。（四）必须满足“标志、对象、出处”的对应关系商标使用必须是商标所有人在他自己的商品或服务上使用商标，从而形成标志、商品或服务、生产者或经营者三者之间的对应关系，缺一项商标使用便不可成立。即达到使相关公众对商标、商标所标示的商品或者服务及商品或者服务的提供者有所认识。（五）必须是商业性使用《商标法》第31条“已经使用”中的“使用”，应该是指严格的商业性使用，即通过“使用”，使该商标具有了指示商品或者服务的出处乃至产品质量的功能。该商标是切切实实的在商业活动中使用，即不仅仅在商品或服务上贴了商标标签，还将其流通到商场上销售，和消费者见面，被消费者选择。包括广告、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、许可等一系列的行为，所有这些行为的目的都是为了商业活动。所以，单纯的广告宣传、展览，或者为保留商标权或诉讼利益而象征性的使用、秘密地、少量地使用均不为商标的使用行为。四、认定“有一定影响”1、“有一定影响”，是指在先商标在相关地域、相关行业内具有一定的知名度，应为相关公众所知悉并享有一定的声誉。“一定影响”不是与生俱来的，而是通过在先商标权人付出了金钱、时间与心血积累的，基于对在先商标权人这种付出的尊重，法律给予了“一定影响”的在先商标以必要的保护。2、如果在先商标虽具有了“一定影响”，但该影响不是产生于在先商标权人的商业性的“主动使用”，与在先商标权人的活动无关，是第三人的行为或其他的原因造成的，即使这个影响再大，在现行法律体制下，仍不可以此根据《商标法》第31条的规定撤销国内已注册的商标。五、认定“不正当手段”1、不正当手段是指争议商标注册人在主观上具有盗用他人商标的市场信誉或牟取非法利益的“恶意”目的。2、判断恶意的因素有很多，如：①商标注册人与在先使用人是否存在经贸往来或合作关系；②双方的销售渠道和地域范围的远近；③双方是否曾因使用该商标产生过争议；④商标注册人注册后不使用而进行以非法牟利为目的的转让或对在先使用人的恶意要挟等。*谢谢观赏！